挑商标:律师代理商标注册申请业务操作指引

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挑商标:律师代理商标注册申请业务操作指引

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律师代理商标注册申请业务操作指引

目录

第一章 总则

第二章 商标注册需确定的事项

第一节 申请主体的确定

第二节 商标的确定

第三节 商品的确定

第四节 商标查询

第五节 其他需确定的事项

第三章 申请文件的准备

第一节 一般商标注册申请的文件准备

第二节 特殊类型商标注册申请的附加文件

第四章 申请文件的递交

第五章 受理后的程序

第六章 商标注册后的注意事项

第七章 案件管理

第一章 总则

1条宗旨和说明

2012年11月6日,司法部、国家工商行政管理总局联合发布《律师事务所从事商标代理业务管理办法》。根据该办法,自2013年1月1日起,凡在国家工商总局商标局办理备案的律师事务所,均可从事商标注册申请、商标注册驳回复审等商标局和商标评审委员会主管的商标代理业务。加之律师事务所之前无须备案即可继续从事的商标国际注册、商标行政复议、商标诉讼、商标纠纷调解仲裁等商标代理法律事务,意味着律师事务所可全面介入商标代理业务,律师商标法律服务进入一个新的阶段。为提高律师办理商标注册申请业务的服务质量,维护商标申请人的合法权益,促进商标申请的顺利进行,特编写本指引。

该指引仅为律师提供办理商标注册申请业务的借鉴、经验,并非强制性或规范性规定,仅供律师在实际业务中参考。

2条缩略语

2.1《商标法》:《中华人民共和国商标法》(2013年8月30日全国人大常委会修改,2014年5月1日起实施),也称2013年《商标法》

2.2 2001年《商标法》:《中华人民共和国商标法》(2001年修正)

2.3《商标法实施条例》:《中华人民共和国商标法实施条例》(2014年)

2.4《类似商品和服务区分表》:《类似商品和服务区分表–基于尼斯分类第十版(2015文本)》

2.5尼斯分类:世界知识产权组织根据《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》制定的《商标注册用商品和服务国际分类》,也称国际分类

2.6《审查标准》:2005年商标局和商评委联合发布的《商标审查标准》

2.7指引:律师代理商标注册申请业务操作指引

2.8商标局:中华人民共和国工商行政管理总局商标局

2.9商评委:中华人民共和国工商行政管理总局商标评审委员会

2.10代理机构:在商标局备案的从事商标代理业务的律师事务所、知识产权代理公司

3条商标及商标注册原因

3.1商标

《商标法》第8条规定:任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册。第4条第2款规定:本法有关商品商标的规定,适用于服务商标。商标是指能将不同经营者的商品/服务加以区分的标志。如果一个标志不能起到这种区分作用,它就不能成为商标。

3.2获得专用权

虽然《商标法》并没有强制要求注册商标,但为了获得商标专用权,就需要申请注册。商标注册成功后,注册人可以享有对该商标独占地位的专用权,其他人有下列行为的均构成侵权:

3.2.1未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,即商标假冒行为;

3.2.2未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的;

3.2.3销售侵犯注册商标专用权的商品的;

3.2.4伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;

3.2.5未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的,即反向假冒行为;

3.2.6故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件,帮助他人实施侵犯商标专用权行为的;

3.2.7给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

对上述侵权行为,商标注册人可以要求侵权人停止侵权、赔偿损失(包括维权的合理损失)等方式承担侵权责任。

3.3强制注册

商标注册以自愿注册为基本原则,但法律、行政法规规定必须使用注册商标的商品,必须申请商标注册,未经核准注册的,不得在市场销售(《商标法》第6条)。目前只有《中华人民共和国烟草专卖法》第20条规定卷烟、雪茄烟和有包装的烟丝必须申请商标注册。

违反必须使用注册商标规定的,由地方工商行政管理部门责令限期申请注册,违法经营额5万元以上的,可以处违法经营额20%以下的罚款,没有违法经营额或者违法经营额不足5万元的,可以处1万元以下的罚款(《商标法》第51条)

第二章 商标注册需确定的事项

第一节 申请主体的确定

4条可申请商标注册的主体

自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中,对其商品或者服务需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商标注册(《商标法》第4条第1款)。

根据《中华人民共和国民法通则》的规定,自然人即公民,公民依法享有民事权利,中华人民共和国公民都有权利申请商标注册;《中华人民共和国民法通则》第36条规定,法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织,包括企业、机关、事业单位和社会团体法人,但机关法人在实践中不能申请商标;其他组织是指不具有法人资格的企业、事业单位和社会团体等组织,例如律师事务所。

5条共同申请

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以共同向商标局申请注册同一商标,共同享有和行使该商标专用权(《商标法》第5条)。

6条关于外国人和外国企业申请的特别规定

外国人或者外国企业在中国申请商标注册和办理其他商标事宜的,应当委托依法设立的中国商标代理机构办理(《商标法》第18条)

尽管《商标法》中只提到外国人或者外国企业可以依据相关规定在我国申请商标注册,但在实践中,外国其他组织同样可以申请。

我国港澳台地区申请人参照外国人办理的规定。

第二节 商标的确定

7条可以申请商标注册的标志

任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册(《商标法》第8条)。

声音可以注册为商标是2013年《商标法》新增加的,但该法仍将单一颜色和气味标志排除在外。

8条显著性要求

申请注册的商标,应当有显著特征,便于识别(《商标法》第9条)。下列标志不得作为商标注册(《商标法》第11条第1款):

8.1仅有本商品的通用名称、图形、型号的;

8.2仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;

8.3其他缺乏显著特征的。例如过于简单的图形、1-2个普通形式的字母等。

但经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册(《商标法》第11条第2款),例如两面针田七商标。

9条三维标志显著性要求

以三维标志申请注册商标的,仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状,不得注册(《商标法》第12条)。

9.1由商品自身的性质产生的形状,是指为实现商品固有的功能和用途所必须采用的或者通常采用的形状。例如下列三维标志指定使用于安全扣商品。

9.2为获得技术效果而需有的商品形状,是指为使商品具备特定的功能,或者使商品固有的功能更容易实现所必需使用的形状。例如下列三维标志指定使用于容器商品。

9.3使商品具有实质性价值的形状,是指为使商品的外观和造型影响商品价值所使用的形状。例如下列三维标志指定使用于瓷器装饰品。

10条不得用做商标的标志

根据《商标法》第10条的规定,下列标志不得作为商标使用。不能作为商标使用的标志,当然也不能申请注册。

10.1同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的,以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的标志。

根据《含中国及首字为国字商标的审查审理标准》http://www.shangbiaofalv.org/article.php?id=237,申请商标和企业名称一致,且企业名称是经国务院或其授权机关批准的,商标中允许包含中国字样,例如中国国际航空公司。

另外,根据审查标准,下列标志也允许申请:描述客观存在事物,不会使公众误认的,例如中华鲟;标志中所含国名与其他具备显著特征的标志相互独立,国名仅起真实表示申请人所属国作用的,例如中国长城。

10.2同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的,但经该国政府同意的除外。根据审查标准,下面几种情况例外:

10.2.1提交经该国政府同意的书面证明文件的。申请人就该商标在该外国已经获得注册的,视为该外国政府同意。

10.2.2具有明确的其他含义且不会造成公众误认的。例如TURKEY与土耳其国名相同,但英文含义为火鸡。

10.2.3商标含有与外国国家名称相同或近似的文字,但其整体是企业名称且与申请人名义一致的。例如新加坡航空股份有限公司。

10.2.4商标所含国名与其他具备显著特征的标志相互独立,国名仅起真实表示申请人所属国作用的。

10.3同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似的,但经该组织同意或者不易误导公众的除外。

10.4与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的,但经授权的除外。例如质检总局的免检标志。

10.5同红十字红新月的名称、标志相同或者近似的。

10.6带有民族歧视性的。

10.7带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的。例如国酒在白酒商品上的申请。

10.8有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。例如申请毛泽东商标。

10.9县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标,但是下面三种情况除外:

10.9.1地名具有其他含义,例如黄山凤凰商标。

10.9.2地名作为集体商标、证明商标组成部分,例如温县铁棍山药。

10.9.3《商标法》生效前已经注册的。

11条相对理由

指引第8、9条中涉及缺乏显著性的条款一般称为禁注条款,指引第10条提到的不能作为商标使用的相关条款一般称为禁用条款,禁注条款和禁用条款通常称为阻碍商标注册的绝对理由;此外,根据《商标法》第30、31条的规定,商标申请时如果在相同或者类似商品上已经有在先注册或在先申请商标的存在,同样会阻碍申请商标的成功注册,这类理由通常称为相对理由。相对理由的排除需要通过商标查询,商标查询作为商标注册申请的重要环节将在本章第四节单独阐述。

12条组合商标

根据《商标法》第8条的规定,图形和文字等要素商标可以分别申请商标,也可以组合在一起申请商标。图形和文字分别注册商标的情形下,各商标可以单独使用也可以任意组合使用,组合商标只能组合使用,不能拆分,且只能按照注册时的组合方式,同比例大小进行调整,否则就属于自行改变注册商标的行为(详见本指引第47条中商标的改变部分的说明),分开申请更方便商标的使用。

第三节 商品的确定

13条确定商品的依据

商标要使用于一定的商品或服务上,因此在申请商标注册时,必须指明具体的商品和服务名称。为了方便申请人选择商品和商标局的审查,商标局根据尼斯分类制定了《类似商品和服务区分表–基于尼斯分类第十版(2015文本)》。商标注册申请人应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称,提出注册申请(《商标法》第22条)。

14条一标多类

2013年《商标法》第22条规定,申请人可以递交一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标,即一标多类原则。根据此规定,如果申请人需要就多个类别的商品申请同一商标只需递交一份申请书,只要在申请书中增加不同类别的商品即可。而2001年《商标法》采用的是一标一类原则,即使商标相同,就不同类别的商品上须分别递交申请书。2013年《商标法》的这项新变化,可以在很大程度上减轻代理人的工作量、方便申请文件的准备。

15条对自然人选择商品和服务范围的限制

对法人和其他组织申请商标指定商品和服务的范围,法律文件没有限制性规定,但对自然人申请有一定的限制。根据商标局2007年《自然人办理商标注册申请注意事项》,自然人提出商标注册申请的商品和服务范围,应以其在营业执照或有关登记文件核准的经营范围为限,或者以其自营的农副产品为限。

需要注意的是,商标局在实践中对外国人的申请没有上述限制。

16条商品/服务项目的选择

16.1《类似商品和服务区分表》将商品和服务分为45个类别,其中1-34类是商品项目,35-45类是服务项目。每个类别都有标题和注释,申请人可根据标题和注释初步判断申请商标的商品/服务属于哪个类别,然后再在这个类别中选择具体的商品/服务项目名称。

16.2每个类别又将商品或服务项目分为不同类似群,同一个类似群内的商品/服务项目通常是类似的。提出商标注册申请时不能填写类别标题内的名称、注释部分的名称和类似群名称。

16.3某些大众通行的商品称呼可能分散在不同的类别中,比如家用电器,涉及《类似商品和服务区分表》中至少五个类别的商品,如第七类的洗衣机、家用电动碾磨机;第八类的电动刮胡刀;第九类的电视机;第十类的电动按摩器;第十一类的电冰箱、电热水器等。诸如此类的情况还有塑料制品皮制品等。因此,在《类似商品和服务区分表》中选择类别和商品时应当尽量全面、准确,既要根据申请人当前的经营需要,又要兼顾未来的行业发展。

16.4对于《类似商品和服务区分表》中没有的商品/服务项目,应当根据商品的原料、功能,服务的特点及附属物从属于主物等原则自行划分到最接近的类别中。例如羊奶划分在第29类。

第四节 商标查询

17条查询目的

商标、商品的类别和具体商品/服务项目确定后就可以查询申请商标是否有在先的权利阻碍。在先权利包括相同类似商品上在先注册和在先申请的相同近似商标,这两种情况都可以作为驳回的理由。查询的目的就是在递交申请前了解在先商标情况,预测申请的前景并采取相应的措施排除在先商标。

18条查询方式

18.1进入商标局官网http://sbj.saic.gov.cn/,点击导航栏的商标查询进入查询页面。

18.2查询分为三种:商标近似查询、商标综合查询和商标状态查询。

18.2.1商标近似查询:按图形、文字等商标组成要素分别提供近似检索功能,用户可以自行检索在相同或类似商品上是否已有相同或近似商标。

18.2.2商标综合查询:用户可以按商标号、商标、申请人名称等方式,查询某一商标、完全包含某组文字的商标以及某一申请人的所有商标的有关信息。

18.2.3商标状态查询:用户可以通过商标申请号或注册号查询有关商标在业务流程中的状态。

18.3用户可以根据网上的相应提示进行查询,也可进一步下载商标网上查询系统操作手册 http://www.shangbiaofalv.org/article.php?id =769,根据手册的说明查询。

19条查询结果分析

取得查询结果后,律师一般需要根据商标局网站的查询结果作进一步的分析,包括在先商标的状态、商标近似的判定、相应法律措施等,出具可注册性法律意见书,以使客户获得更准确的注册预期。

上述商标近似的判定分为两个步骤:首先应认定指定使用的商品/服务是否属于类似商品/服务;其次从商标本身的形、音、义和整体表现形式等方面,以相关公众的一般注意力为标准,采取整体观察与比对主要部分的方法,判断商标标志本身是否近似。

19.1引证商标的状态

商标详细信息页面有商标流程项,点击后便显示商标当前的状态。如果显示商标已无效,该商标就不再是申请商标的阻碍。

19.2商品类似的判断

类似商品是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同或基本相同的商品。

类似服务是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同或基本相同的服务。

商标注册申请中类似商品或者服务的认定,以《类似商品和服务区分表》作为参考。如果两个商标指定商品/服务属于《类似商品和服务区分表》中的一个类似群,则原则上属于类似商品/服务。但也有一些例外,比如同一类似群内的不同段落之间可能互不类似,这需要查阅《类似商品和服务区分表》中类似群的注释来判定;不同类别之间的商品/服务有时也会判为类似,在查询的时候可以选择交叉检索或者通过查阅《类似商品和服务区分表》类似群的注释来确定。

19.3商标本身近似的判断

商标近似是指商标文字的字形、读音、含义近似,商标图形的构图、着色、外观近似,或者文字和图形组合的整体排列组合方式和外观近似,立体商标的三维标志的形状和外观近似,颜色商标的颜色或者颜色组合近似,使用在同一种或者类似商品或者服务上易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认。下面结合商标审查标准,从文字商标、图形商标、文字图形组合商标、立体商标、颜色组合商标几个方面具体分析商标近似的判断标准:

19.3.1文字商标近似的判断

(1)文字商标的构成相同,仅字体或设计、排列顺序不同,易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的。例如安迪和迪安。

(2)中文商标由三个或者三个以上汉字构成,仅个别汉字不同,整体无含义或者含义无明显区别,易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的。例如帕尔斯和帕洛尔斯。

(3)外文商标由四个或者四个以上字母构成,仅个别字母不同,整体无含义或者含义无明显区别,易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的。例如somi和somis。

(4)商标文字字形近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的。例如花中王和花中玉。

(5)商标文字读音相同或者近似,且字形或者整体外观近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的。例如惠特曼和蕙特曼。

(6)商标文字含义相同或近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的。例如crown和皇冠。

(7)商标文字由字、词重叠而成,易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的。例如哈罗和哈罗哈罗。

(8)外文商标仅在形式上发生单复数、动名词、缩写、添加冠词、比较级或最高级、词性等变化,但表述的含义基本相同,易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的。例如sail和sailing。

(9)商标是在他人在先商标中加上本商品/服务的通用名称、型号、质量、经营场所、描述性词汇等显著性不强的词汇,易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的。例如蒙原和蒙原肥羊。

(10)商标完整地包含他人有一定知名度或者显著性较强的文字商标,易使相关公众认为属于系列商标而对商品或者服务的来源产生误认的。例如星星梦特娇和梦特娇。

19.3.2图形商标近似的判断

(1)商标图形的构图和整体外观近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的。例如:

(2)商标完整地包含他人有一定知名度或者显著性较强的图形商标,易使相关公众认为属于系列商标而对商品或者服务的来源产生误认的。例如:

19.3.3文字图形组合商标近似的判断

(1)商标文字部分相同或近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的。例如:

(2)商标图形部分近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的。例如:

(3)商标文字、图形不同,但排列组合方式或者整体描述的事物基本相同,使商标整体外观或者含义近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的。例如:

19.3.4立体商标近似的判断

(1)两商标均由单一的三维标志构成,两商标三维标志的结构、形状和整体视觉效果相同或近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的。

(2)两商标均由具有显著特征的三维标志和其他具有显著特征的标志组合而成,两商标的三维标志或者其他标志相同或近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的。

(3)两商标均由具有显著特征的其他标志和不具有显著特征的三维标志组合而成,两商标的其他标志相同或近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的。

(4)立体商标由具有显著特征的其他标志与不具有显著特征的三维标志组合而成,该其他标志与平面商标具有显著特征的部分相同或者近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的。

(5)立体商标中的三维标志具有显著特征,但在视觉效果上与平面商标具有显著特征的部分相同或近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的。

19.3.5颜色组合商标近似的判断

(1)两商标均为颜色组合商标,当其组合的颜色和排列的方式相同或近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的。例如:

(2)颜色组合商标与平面商标的图形或立体商标指定颜色相同或近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的。

19.4相应的法律措施

对于当前仍然有效的可能阻碍申请商标的引证商标,可根据不同情况提出连续3年停止使用撤销申请(以下简称撤三)、异议、注销、无效、删减商品等建议:如引证商标已经注册并满3年,通过初步调查没有发现引证商标所有人的信息或者该商标使用的信息,可以建议提出撤三申请;通过调取其工商注册资料,显示企业已经注销的,可以提出商标注销申请(如果仅是企业吊销状态,不能提出商标注销申请);如引证商标还在申请审查中,可以关注其审查状态和初审公告,及时提出商标异议申请,阻止其注册;如发现引证商标的注册违反《商标法》的相关规定,可对引证商标提出无效的申请。

20条查询免责事项

查询报告通常包括如下免责事项:

20.1新商标申请从申请日到商标信息录入商标局数据库需要一段时间,该时间段内,这部分新申请商标信息无法查询,这段时间一般被称为查询盲期。盲期通常在3个月左右(目前盲期还是处在5个月左右的)。

20.2查询结果受商标数据库准确性、检索方法差异、商标审查主观性等诸多原因影响,律师提供的法律意见仅只能提供尽可能高的准确性,供申请人参考,不具有法律效力,并无法保证与官方审查意见完全一致。

第五节 其他需确定的事项

21条优先权

根据《商标法》第25、26条及《商标法实施条例》第20条的规定,下面两种情况,申请人可以要求优先权:

21.1已在国外申请商标

商标申请人自其商标在外国第一次提出商标申请之日起6个月内,又在中国就相同商品以同一商标提出商标注册申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者按照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。

目前享有优先权的国家和地区主要是巴黎公约成员国及我国台湾地区。法律依据:

《保护工业产权巴黎公约》http://www. shangbiaofalv.org/article.php?id=131

《海峡两岸知识产权保护合作协议》http://www. shangbiaofalv.org/article.php?id=766

《台湾地区商标注册申请人要求优先权有关事项的规定》http://www.shangbiaofalv.org/article.php?id=169

要求优先权的,应当在提出商标注册申请的时候提出书面声明,并且在3个月内提交第一次提出的商标注册申请文件的副本;未提出书面声明或者逾期未提交商标注册申请文件副本的,视为未要求优先权。

上述申请文件副本应当经受理该申请的商标主管机关证明(原件),并注明申请日期和申请号。申请优先权的申请书中的商标与优先权文件所附的商标必须一致,申请书中申报的商品/服务项目不超出首次申请中的商品/服务项目的范围

21.2已在展会中使用商标

商标在中国政府主办的或者承认的国际展览会展出的商品上首次使用的,自该商品展出之日起6个月内,该商标的注册申请人可以享有优先权。

按照上述规定要求优先权的,应当在提出商标注册申请的时候提出书面声明,并且在3个月内提交展出其商品的展览会名称、在展出商品上使用该商标的证据、展出日期等证明文件;未提出书面声明或者逾期未提交证明文件的,视为未要求优先权。

22条官方收费

22.1一般商标收费

商标注册申请,无论纸质还是网上申请官方收费均为800元/件(一件申请为一件商标于一个类别的申请,指定商品不超过10项,超过10项的,每增加一项加收80元/件)。

22.2证明/集体商标收费

证明商标或集体商标,在一个类别上无论指定多少商品/服务项目,每件申请官方收费均为3000元。

22.3收费法律依据

国家发展改革委、财政部《关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2013〕1494号)http ://www. shangbiaofalv.org/article.php?t=flfg&id=697

国家发展改革委、财政部《关于网上商标注册收费标准及有关问题的通知》(发改价格〔2008〕2579号)http://www. shangbiaofalv.org/article.php?id=359

2001年《商标法》采用一标一类原则,即使商标相同,在不同的类别也必须分别递交申请书。2013年《商标法》规定申请人可以递交一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标,即一标多类原则。由于工作量的减少,期待新法实施时同一商标申请第二个及以上类别时,官方收费能够降低。

23条代理机构的责任

2013年《商标法》新增加了一条(第19条),专门规定代理机构的责任,强化商标代理机构的诚信义务,该条主要内容如下:

23.1对在代理过程中知悉的被代理人的商业秘密,负有保密义务。

23.2委托人申请注册的商标可能存在《商标法》规定不得注册情形的(详见指引第7-10条),商标代理机构应当明确告知委托人。

23.3商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于《商标法》第15条和第32条规定情形的,不得接受其委托。《商标法》第15条和32条内容如下:

15条:未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用。

就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似,申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在,该他人提出异议的,不予注册。

32条:申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

基于上述规定,建议代理机构在委托合同中列出本指引22.2中涉及的法律条款内容请客户确认知晓;列出本指引22.3涉及的法律条款内容请客户确认知晓并保证其申请的商标没有《商标法》第15条和第32条规定的情形。

第三章 申请文件的准备

第一节 一般商标注册申请的文件准备

一般情况下,商标申请需要准备申请书、商标图样、申请人主体资格证明文件和委托书四项文件。

24条申请书

商标申请书分为两种:

第一种:书式一,(供全部申请人使用);

第二种:书式二,(供我国台湾地区申请人申请优先权时使用);

我国港澳台地区申请人参照外国申请人申请,但当台湾地区申请人要求基于台湾地区初次申请的优先权时应使用第二种书式。

书式下载地址:http://sbj.saic.gov.cn/sbsq/xshqshsh/。

24.1申请人名称

24.1.1应当和主体资格证明文件内容完全一致;

24.1.2申请人为自然人的要在姓名后注明身份证号码。

24.2申请人国籍/地区

应当如实填写,港澳台地区申请人国籍应当分别填写中国香港、中国澳门、中国台湾,不得直接填写香港、澳门、台湾。

24.3申请人地址

24.3.1应当与主体资格证明文件中的地址完全一致;

24.3.2主体资格证明文件中的地址未冠有省、市、县等行政区划的,申请人应当注明相应行政区划名称;

24.3.3申请人为自然人的,可填写实际通讯地址。

24.4代理机构名称

委托商标代理机构申报的,应当填写代理机构名称,该名称必须与在商标局备案的名称完全一致。

24.5外国申请人的国内接收人

我国港澳台地区申请人及外国申请人应当在申请书中指定国内接收人,该接收人是申请人信任的并能够长期有效负责接收商标局、商标评审委员会后续商标业务的法律文件。

国内接收人地址应当冠以省、市、县等行政区划,详细填写。

24.6商标申请声明

24.6.1集体商标和证明商标的介绍详见本指引第28、29条。

24.6.2三维标志(立体商标)选择以三维标志申请注册商标。

24.6.3颜色组合商标选择颜色。颜色组合商标是由两种或两种以上颜色构成的商标,应在商标说明中标明各种颜色的色标。

24.6.4申请声音商标选择以声音标志申请注册商标。

24.6.5共同申请注册同一商标的,应当选择两个以上申请人共同申请注册同一商标,申请人名称/地址一栏填写指定的代表人名称/地址,其他共同申请人的名称填写在申请书附页上。未指定代表人的,以申请书首页填写的申请人为代表人。商标局在以后的程序中将只与代表人联系,代表人的行为将被视为已征得所有共同申请人的同意。

24.7要求优先权声明

24.7.1申请人依据《商标法》第25条的规定要求优先权的,选择基于第一次申请的优先权,并填写申请/展出国家/地区申请/展出日期申请号栏。

24.7.2申请人依据《商标法》第26条要求优先权的,选择基于展会的优先权,并填写申请/展出国家/地区申请/展出日期栏。

24.7.3申请人应当同时提交优先权证明文件(包括原件和中文译文);优先权证明文件不能同时提交的,应当选择优先权证明文件后补,并自申请日起3个月内提交。未提出书面声明或者逾期未提交优先权证明文件的,视为未要求优先权。

24.8申请人签章

24.8.1申请人为法人或其他组织的,应当在申请人盖章(签字)处盖章,法定代表人可以不用签字。

24.8.2申请人为自然人的,应当在此栏用钢笔或签字笔签字。

24.8.3共同申请的,此栏由代表人盖章(签字),其他共同申请人在申请书附页上盖章(签字)。

24.8.4所盖章或签字应当完整清晰。

24.9代理机构签章

代理机构盖章/代理人签字栏由代理人用钢笔或签字笔签字并加盖代理机构章戳。

24.10商标说明

商标说明填写内容可以包括:商标图样中包含的外文或少数民族文字的含义,繁体字或特殊字体的文字表述,立体/颜色商标的说明、肖像商标声明、商标是否指定颜色及其他需要说明的事项。

24.11类别和商品/服务项目

24.11.1按照《类似商品和服务区分表》填写类别及商品/服务项目,具体介绍本指引参考第一章第三节商品的确定。

24.11.2目前一份申请书可以填写多个类别。

24.11.3商品/服务项目填写不下的可以填写在申请书附页上,并标明所附页数。

24.11.4第一项商品/服务项目前应标明序号。

24.11.5最后一件商品后应标注截止。

24.12外国及港澳台申请人填写需特别注意事项

24.12.1申请人的外文名称和地址不是英文的,应先翻译成规范的英文后填写,不得含有其他国家的文字。

24.12.2所有英文字母须以大写形式书写。

24.12.3申请人为自然人的,应当同时在姓名后面填写身份证件号码。

24.12.4我国港澳台地区申请人参照外国申请人办理。申请人国籍/地区应当填写为中国香港中国澳门中国台湾。

24.12.5申请人有优先权要求的,应当详细填写优先权初次申请国、申请日期、申请号等项目。未填写此栏或内容填写不全的,视为未提出优先权要求。台湾地区申请人要求基于台湾地区申请的优先权时需采用书式一(台湾地区申请人专用),填写初次申请日期和初次申请号。

24.12.6申请优先权的申请书中的商标与优先权文件所附的商标必须一致,申请书中申报的商品/服务项目不超出首次申请中的商品/服务项目的范围。

24.12.7外国企业和其他组织(包含港澳台申请人)没有公章的可以只签字,不盖章。

24.13其他注意事项

24.13.1不得空项,没有内容的填无。

24.13.2使用A4纸打印,不能手写。

24.13.3不可正反面打印。

24.13.4使用规范简体汉字填写。

25条商标图样

制作商标图样时的注意事项:

25.1不指定颜色的商标准备一份商标图样,贴在申请书上。

25.2指定颜色的商标申请准备着色图样一份。贴在商申请书上,一份黑白稿随附。

25.3商标图样应当不大于10 × 10 cm,不小于5 ×5 cm。

25.4商标图样应当清晰,不得出现除商标图样以外的说明性文字、注册标记、色标说明、章戳、签字等内容。

25.5商标图样不得涂改。

25.6无法分辨方向的图形商标应在旁边用箭头标注方向。

25.7立体商标图样中画面的数量可以根据立体标志的形状而定。可以是该立体图形的主视图,也可以包含其六视图中立体图或几个视图,但必须制作在一张纸上,并且满足本指引24.3中关于规格大小的要求。

26条主体资格证明文件

26.1申请人为企业的,应提交最近的企业法人营业执照或营业执照副本复印件(需加盖公章)。

26.2申请人为社会团体、事业单位的,应提交社团法人登记证或事业单位法人证书。

26.3申请人是其他组织的,应提交该组织依法成立的证明文件,例如律师事务所执业证书、社会团体法人登记证书

26.4根据商标局2007年《自然人办理商标注册申请注意事项》http://www.shangbiaofalv.org/article.php?id=167,自然人递交的主体资格证明文件分为以下几种情况:

26.4.1个体工商户可以以其《个体工商户营业执照》登记的字号作为申请人名义提出商标注册申请,也可以以执照上登记的负责人名义提出商标注册申请。以负责人名义提出申请时应提交以下材料的复印件:①负责人的身份证;②营业执照。

26.4.2农村承包经营户可以以其承包合同签约人的名义提出商标注册申请,申请时应提交以下材料的复印件:①签约人身份证;②承包合同。

26.4.3其他依法获准从事经营活动的自然人,可以以其在有关行政主管机关颁发的登记文件中登载的经营者名义提出商标注册申请,申请时应提交以下材料的复印件:①经营者的身份证;②有关行政主管机关颁发的登记文件。

26.5国外自然人没有身份证的也可以提供护照、驾照等身份证件,同时提供加盖代理机构公章的中文翻译文件。

26.6外国企业或者自然人必须提交主体资格证明文件,同时提供加盖代理机构公章的中文翻译文件。

27条委托书

委托书是商标申请人委托商标代理机构办理商标事项时,向后者签署的载明委托人、受托人、委托事项等内容的法律文件,也是办理商标申请等业务需要向商标局提供的必要文件之一。

申请人和代理组织可以另行就委托事项再签署委托代理协议,但代理协议无需向商标局提交。

申请人向商标代理人签发委托书需注意如下事项:

27.1委托书上所填内容应与申请书载明内容保持一致。

27.2须由委托人签名或盖章,法人和各类组织可以只盖章,不签字。

27.3外国企业和其他组织没有公章的可以只签字,不盖章。

27.4委托人为自然人的,应当在姓名后面填写身份证号码;国外个人没有身份证的,也可以填写护照、驾照等身份证件号码。

27.5商标一栏对商标的描述应当与所申请的商标图样一致,不可贴商标图样。

27.6不能空项,没有可以填写内容的项目填无。

27.7我国港澳台地区申请人国籍应当填写为中国香港中国澳门中国台湾。

27.8无论国内还是国外申请人,委托书必须提供原件。

第二节 特殊类型商标注册申请的附加文件

一般商标申请递交上述文件即可,此外还有一些特殊的商标,如:证明商标、集体商标、地理标志商标和肖像商标,需要递交一些附加文件。

28条集体商标

集体商标是指以团体、协会或者其他组织名义注册,供该组织成员在商事活动中使用,以表明使用者在该组织中的成员资格的标志(《商标法》第3条)。例如中华全国专利代理人协会的标志(标志见协会官网http://www.acpaa.cn/)。集体商标除需要提供本指引第24-27条中的文件外,还需要提交下列文件:

28.1集体商标使用管理规则。

使用管理规则样本http://www.shangbiaofalv.org/article.php?id=256

28.2集体成员名单。

29条证明商标

证明商标是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制,而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务,用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志(《商标法》第3条)。例如中国皮革协会的真皮标志。证明商标除需要提供本指引第24-27条中的文件外,还需要提交下面文件:

29.1详细说明其所具有的或者其委托的机构具有的专业技术人员、专业检测设备等情况,以表明其具有监督该证明商标所证明的特定商品品质的能力的说明。

29.2证明商标使用管理规则。

使用管理规则样本http://www.shangbiaofalv.org/article.php?id=256

30条地理标志

地理标志是指标示某商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或者其他特征,主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志(《商标法》第16条)。地理标志作为集体商标、证明商标申请注册的,除提交本指引第28、29条中的文件外,还应提交以下文件:

30.1地理标志所标示地区的人民政府或者行业主管部门授权申请人申请注册并监督管理该地理标志的文件。

30.2地理标志所标示的商品的特定质量、信誉或者其他特征由该地理标志所标示的地区的地域环境或人文因素决定的说明。

30.3地理标志产品客观存在及信誉情况的证明材料(包括:县志、农业志、产品志等)并加盖出具证明材料部门的公章。

30.4地理标志所标示的地域范围划分的相关文件、材料。相关文件包括:县志、农业志、产品志中所表述的地域范围或者是省级以上主管部门出具的地域范围证明文件。

30.5地理标志申请人具备监督检测该地理标志能力的证明材料。申请人具备检验检测能力的,提交检验设备清单及检验人员名单,并加盖申请人的公章。申请人委托他人检验检测的,应当附送申请人与具有检验检测资格的机构签署的委托检验检测合同原件,并提交该检验检测机构资格证书的复印件及检验设备清单、检验人员名单,并加盖其公章。

30.6外国人或者外国企业申请地理标志集体商标、证明商标注册的,应当提供该地理标志以其名义在其原属国受法律保护的证明。

31条肖像商标

肖像商标除需要提供本章第一节中的文件外,还需要提交经过公证的肖像权人同意将此肖像作为商标注册的声明文件,该文件应附肖像权人照片。下面两种情况可不附送公证书,但应在商标说明栏中予以说明:

31.1自然人以本人肖像申请,且通过核对身份证上的照片能够确认为申请人本人。

31.2虚构的人物形象。

第四章 申请文件的递交

32条递交方式

商标注册申请等有关文件,代理机构可以以书面方式或者数据电文方式提出(《商标法》第22条)。目前商标局已经向代理机构开放了网上申请,将来有望直接向申请人开放网上申请。此外,目前代理机构网上递交申请后无需再递交纸质文件。

33条受理机关

国务院工商行政管理部门商标局主管全国商标注册和管理的工作(《商标法》第2条)。商标局的通讯地址如下:

北京市西城区茶马南街1号

国家工商行政管理总局商标局 收文科

邮政编码:100055

34条申请日

商标注册的申请日期,以商标局收到申请文件的日期为准(《商标法实施条例》第18条)。此外根据商标局2009年发布的《商标网上申请试用办法》第11条规定,提交商标网上申请的,商标申请日期以商标局收到提交成功的电子申请书数据的日期为准。

35条预付款

代理机构办理商标业务的,应首先将规费预付款项汇至商标局,商标局的账户信息如下:

账号:7111410182600018867

开户行:中信银行北京富力支行

收款单位:中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局

预付款数额不限。商标局收到代理机构递交的申请书件以后,将所需费用从预付款项中扣除。需特别强调的是:如出现预付款少于所需费用的情况,商标局将直接对不足部分申请件作不予受理处理,其后果由代理机构自负,代理机构要及时关注预付款余额,提前汇款,以免造成不予受理的后果。

36条代理机构报送纸质申请文件注意事项

36.1报送商标注册等有关文件,应当打字或者印刷。

36.2报送各种商标申请件时一定要用订书钉装订。

装订顺序:①申请书;②委托书;③营业执照复印件/自然人身份证复印件(复印件要完整、字迹要清楚);④提供其他证明材料(如:肖像商标的公证,集体、证明商标的材料);⑤商标图样(新申请)。

装订位置:商标申请件的右上角。

36.3报送各种商标申请件时一定要附清单,并在清单上加盖代理机构公章。按申请类型分别制作报送清单。清单一式两份:一份随文邮寄;一份自己保留。自己保留的清单应登记邮寄日期及条码号。直接递交商标申请件时一定要附两份清单。清单上请写代理机构电话号码。各类报送清单样本的下载地址:

http://sbj.saic.gov.cn/sbdl/ywzn/201004/t20100416_82284.html

36.4清单填写的内容(如:申请人名称、商标名称、类别、商标申请号/注册号)、数量要同所报的申请件的内容、数量相一致;并在相对应的栏目划√。

36.5报送各种商标申请件的信封,应在信封封面上写明邮件内容及件数(如:新申请x件、变更x件等)。各类申请应当分开邮寄,有时限要求的申请文件应当单独邮寄以便确定日期(异议、续展)。

36.6报送各种商标申请件的邮寄一定要挂号或特快专递(EMS)。

36.7通讯地址:

北京市西城区茶马南街1号

国家工商行政管理总局商标局邮政编码:100055

37条网上申请流程

目前,商标申请人暂时还不能直接提交商标网上申请。代理机构商标网上申请流程的概况如下:

37.1商标代理机构应当先申请商标数字证书,然后才能代理商标网上申请。申请商标数字证书具体程序见下面的链接

http://www.shangbiaofalv.org/article.php?id=363

37.2登录商标网上申请系统首页,下载数字证书驱动程序、安全应用控件软件,详情见下面链接中的商标数字证书(KEY)安装指南和商标数字证书(key)使用注意事项http://www.shangbiaofalv.org/article.php?id=770

37.3登录网上申请系统,选择书式,提交商标网上申请。

37.3.1登录:商标代理机构选择商标代理机构登录,插入数字证书,输入PIN码,点击登录进入商标网上申请系统。

37.3.2填写申请信息:登录系统后,选择申请书式,按要求填写申请内容。详情可参考下面两个文件:

《商标注册网上申请填写要求》

http://sbsq.saic.gov.cn:9080/tmoas/tmoas/wssqsy/help/m52.htmlal8

《商标注册网上申请用户手册》

http://sbsq.saic.gov.cn:9080/tmoas/tmoas/wssqsy/help/m53.html

37.3.3目前指定使用的商品或服务项目没有列入《类似商品和服务区分表》的商标注册申请无法通过网上提交;

37.3.4提示:在系统当日接收时间范围内,可以通过申请查询功能,查看代理机构或商标申请人当日提交的申请信息,在提交申请前,可以将申请信息页面另存,离线校对,在系统当日接收时间的范围内,可以通过申请查询功能修改或删除申请信息。

37.4缴纳商标规费。

代理机构应当在提交申请前向商标局足额预付商标规费。详情见《商标网上申请缴费须知》。链接http://sbsq.saic.gov.cn:9080/tmoas/tmoas/wssqsy/help/m31.html

37.5确认成功提交商标网上申请后,无需递交相关纸质申请材料。

38条受理和不予受理

商标局受到申请件后,首先进行形式审查。形式审查主要分三个部分:申请书件的审查(文件是否齐全、填写是否规范、签字/印章是否缺少)、对商标图样的审查(规格、清晰程度、必要的商标说明)、分类审查(对填报的商品/服务项目的审查)。经过形式审查,申请手续齐备并按照规定填写申请文件的,商标局予以受理并书面通知申请人;申请手续不齐备或者未按照规定填写申请文件的,商标局不予受理,书面通知申请人并说明理由(《商标法实施条例》第18条)。不予受理的,申请日不予保留。前述申请手续不齐或者未按照规定填写申请文件主要包括以下情况:

38.1书式用错。

38.2商标注册申请人名义、印章及主体资格证明名义不符。

38.3未填写申请文件的主要内容,如申请人名称、地址(包括中文及英文)、商品/服务项目。

38.4未附送或未贴商标图样。

38.5申请商标注册书件缺少主体资格证明复印件。

38.6商标图样不清晰以至于无法辨认。

38.7委托代理的没有委托书或委托书填写不规范。

38.8委托代理的申请书件上没有加盖代理机构印章或者没有代理人签字。

38.9未按规定缴纳费用。

38.10国外申请人主体资格证明文件未提供中文翻译,或翻译文件未加盖翻译机构公章。

第五章 受理后的程序

39条商标补正和回复补正

39.1《商标法实施条例》第18条中关于补正的规定:申请手续基本齐备或者申请文件基本符合规定,但是需要补正的,商标局通知申请人予以补正,限其自收到通知之日起30日内,按照指定内容补正并交回商标局。在规定期限内补正并交回商标局的,保留申请日期;期满未补正或补正不符合要求,视为放弃申请。商标局应当书面通知申请人。前述申请手续基本齐备或者申请文件基本符合规定,但需要补正的主要包括以下情况:创新商品(《类似商品和服务区分表》中未列入的);商品名称外延过大(例如:机械;化学品;日用品等);不符合中国语言习惯的翻译用语(例如商业与业务;专业与专用等);商品所报类别错误;商标图样不够清晰;其他需要补正的事项。

39.2回复补正时尽可能按照《类似商品和服务区分表》上的规范商品名称申报;补正后内容应打印在指定位置;补正后的商品或者服务项目,应限制在原补正商品或者服务的范围之内;坚持申报创新商品时应附产品说明书及图片;对于商标图样的补正,不允许进行修改,只可报清晰图样;印章或签字不得遮盖补正内容;补正通知与补正内容一并交回,否则视为未作补正。

40条审查意见

2001年《商标法》没有关于审查意见的规定,1993年《中华人民共和国商标法实施细则》第16条曾经有过类似审查意见的规定,2013年《商标法》恢复了这个制度:在审查过程中,商标局认为商标注册申请内容需要说明或者修正的,可以要求申请人作出说明或者修正。申请人未作出说明或者修正的,不影响商标局作出审查决定(《商标法》第29条)。

41条公告和发证

商标局对受理的商标注册申请,依照《商标法》及《商标法实施条例》的有关规定进行审查,对符合规定的或者在部分指定商品上使用商标的注册申请符合规定的,予以初步审定,并予以公告。自公告之日起3个月内公告期满无异议的,予以核准注册(《商标法》第33条)。商标局一般会在公告期满1个月左右制作并下发注册证。

此外由于各种原因,申请商标在公告或发证前可能会遇到下面的程序。

42条驳回

《商标法》关于商标驳回的规定主要有两条:

申请注册的商标,凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告(《商标法》第30条)

两个或者两个以上的商标注册申请人,在同一种商品或者类似商品上,以相同或者近似的商标申请注册的,初步审定并公告申请在先的商标;同一天申请的,初步审定并公告使用在先的商标,驳回其他人的申请,不予公告(《商标法》第31条)

从这两条可以看出,驳回的理由主要分为两大类:

42.1申请商标不符合《商标法》规定,主要涉及《商标法》第9-12条的审查,这部分审查称为绝对理由的审查,详细说明见本指引第7-10条。

42.2和相同类似商品上在先注册或在先申请的商标相同或类似的,即相对理由,详细说明见本指引第11条。

对于商标局的驳回决定不服的可以在收到驳回通知15日内向商评委提出驳回复审申请(《商标法》第34条)。

43条分割申请

43.1商标局对一件商标注册申请在部分指定商品上予以驳回的,申请人可以将该申请中已初步审定的部分商品分割成为另一件申请,分割后的申请与原申请的日期相同并生成新的申请号予以初审公告。

43.2分割申请在收到商标局《商标注册申请部分驳回通知书》之日起15日内,向商标局提出,分割无需另行缴纳注册规费。(《商标法实施条例》第19条)。

43.3如申请人对商标部分驳回放弃复审,没有分割的必要。

44条异议

对初步审定公告的商标,自公告之日起3个月内,在先权利人、利害关系人认为违反《商标法》第13条第2款和第3款、第15条、第16条第1款、第30条、第31条、第32条规定的,或者任何人认为违反《商标法》第10条、第11条、第12条规定的,可以向商标局提出异议(《商标法》第33条)。

对初步审定公告的商标提出异议的,商标局应当听取异议人和被异议人陈述事实和理由,经调查核实后,自公告期满之日起12个月内作出是否准予注册的决定,并书面通知异议人和被异议人。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长6个月。商标局作出准予注册决定的,发给商标注册证,并予公告。商标局作出不予注册决定,被异议人不服的,可以自收到通知之日起15日内向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会应当自收到申请之日起12个月内作出复审决定,并书面通知异议人和被异议人。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长6个月(《商标法》第35条)。

第六章 商标注册后的注意事项

45条商标使用

45.1使用的概念

商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为(《商标法》第48条)。非用于识别商品来源不属于商标的使用行为,例如供设计人员使用的商标图集中的商标。

45.2不使用的后果

注册商标没有正当理由连续3年不使用的,任何单位或者个人均可以向商标局申请撤销该注册商标(《商标法》第49条)。

45.3注册标记的使用

商标注册人可以在商品、商品包装、说明书或者其他附着物上标明注册商标或者注册标记。注册标记包括(○+注)和?。使用注册标记,应当标注在商标的右上角或者右下角(《商标法》第9条;《商标法实施条例》第63条)。

已申请商标但未获得商标注册证前仍是未注册商标,不能使用注册标记。根据《商标法》第52条的规定,未注册商标冒充注册商标使用的,由地方工商行政管理部门予以制止,限期改正,并可以予以通报,违法经营额5万元以上的,可以处违法经营额20%以下的罚款,没有违法经营额或者违法经营额不足5万元的,可以处1万元以下的罚款。

商标在未取得注册前标注TM,以表明该标志是作为未注册商标使用的,对此商标法并没有禁止性规定,可以将此作为商标的有效使用证据。

45.4许可使用

商标不仅可以自己使用,也可以许可他人使用,两者均为商标的使用。商标注册人可以通过签订商标使用许可合同,许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量(《商标法》第43条第1款)。

经许可使用他人注册商标的,必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地(《商标法》第43条第2款)。

许可他人使用其注册商标的,许可人应当将其商标使用许可报商标局备案,由商标局公告。商标使用许可未经备案,不得对抗善意第三人(《商标法》第43条第3款)。

46条名址发生变化

注册商标在使用过程中,如果注册人的名义、地址或者其他注册事项发生变化,应当提出变更申请,变更商标注册信息(《商标法》第41条)。根据《商标法》第49条的规定,如果未变更商标注册信息而在使用过程中自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项,由地方工商行政管理部门责令限期改正;期满不改正的,由商标局撤销其注册商标。

47条商标和指定使用商品发生变化

47.1商标的改变

根据《商标法》第24条的规定,注册商标在使用过程中不能改变,注册商标需要改变其标志的,应当重新提出注册申请。商标注册人在使用注册商标的过程中,自行改变注册商标的,由地方工商行政管理部门责令限期改正;期满不改正的,由商标局撤销其注册商标(《商标法》第49条)。根据商标局《关于注册商标中文字使用问题的批复》的精神,文字商标字体的细微变化,不属于注册商标的改变。

47.2指定商品的改变

根据《商标法》第23条的规定,注册商标需要在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的,应当另行提出注册申请。注册商标在注册商品之外使用即为未注册商标,如果仍然使用注册标记,为冒充注册商标行为,按冒充注册商标处理(《商标法》第52条)。

48条转让

转让注册商标的,转让人和受让人应当签订转让协议,并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量(《商标法》第42条第1款)。

转让注册商标的,商标注册人对其在同一种商品上注册的近似商标,或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并转让(《商标法》第42条第2款)。

转让注册商标经核准后,予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权(《商标法》第42条第4款)。为避免转让协议签订之后公告之前的权利真空,可在转让协议中约定在这一阶段受让人免费独占使用。

49条续展

注册商标的有效期为10年,自核准注册之日起计算(《商标法》第39条)。

注册商标有效期满,需要继续使用的,商标注册人应当在期满前12个月内按照规定办理续展手续;在此期间未能办理的,可以给予6个月的宽展期。每次续展注册的有效期为10年,自该商标上一届有效期满次日起计算。期满未办理续展手续的,注销其注册商标(《商标法》第40条)。

第七章 案件管理

50条档案卷宗

代理机构的卷宗通常分为两部分:一部分是和官方有关的资料(包括查询结果);另一部分是和客户有关的资料。递交官方的文件和留档的复印文件应当完全一致,包括放置顺序。通常采用黑白复印即可,但某些情况下,比如指定颜色的商标图样,应彩色复印。和客户有关的资料一般按时间顺序放置。非书面沟通的,每次沟通后将沟通记录归档。

现在不少商标代理机构对档案资料以保存电子版为原则,原始文件是纸件的则扫描为电子版保存。此类扫描保存的纸质文件建议使用彩色扫描。电子档案的建档原则和纸质档案基本一致。

51条客户及商标数据库的设计

为了便于查阅和案件管理,需要建立代理案件的客户和商标数据库。目前有白兔、国方、天下先等商标管理软件,代理机构可以有选择地使用。初期业务量不大时可以使用excel建立数据库。以excel建立的数据库为例,通常包含以下项目:

代理案号、申请号、商标名称、商标图样、商标类型、商标说明、类别、指定商品、申请人名称(中文)、申请人名称(英文)、注册地址(中文)、注册地址(英文)、国籍、共同申请人中英文名称、优先权初次申请国、初次申请日期、初次申请号、当前商标状态、联系人姓名、通讯地址、电话(建议固定电话和手机都留)、电邮地址、关联案号、备注、代理人信息等。

52条建立风险控制机制

商标申请关系当事人重大利益,程序复杂、代理时间长、官方回复意见时限短,代理机构从事商标申请代理业务时,可从下面几个方面着手建立起完善的风险控制机制:

50.1培育稳定的团队。

50.2建立完善的流程管理制度,包括客户冲突代理检索。

50.3设立严格的校对机制。


来源:中华全国律师协会

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