挑商标:案例精选“五常”作关键词搜到其产品,标称“非五常”亦担责

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挑商标:案例精选“五常”作关键词搜到其产品,标称“非五常”亦担责

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去年10月,山东省高级人民法院对泰安市绿佳特食品有限公司(以下简称绿佳特公司)与五常市大米协会、杭州阿里巴巴广告有限公司(以下简称阿里巴巴广告公司)侵害商标权纠纷一案做出二审判决,驳回了绿佳特公司的上诉请求,维持原判。在本案中,有几个关键点值得关注。

本案要点

1.商标作为搜索关键词,是否为商标性使用。在网站中以五常作为关键词搜索商品,在搜索结果中出现涉案商品,相关公众通常认为搜索结果中的商品均与五常相关。结合 五常大米证明商标的较高知名度以及大米商品为百姓日常生活消费品的事实,将五常作为关键词搜索的相关公众,是该品牌大米的潜在消费者,此时五常已起到识别商品来源的作用,属于商标意义上的使用。

2、以商标作为关键词搜索到被控侵权商品,如何判断是否导致混淆。相关公众在网站中以五常作为关键词搜索商品,在搜索结果中出现被控侵权商品,是否容易导致混淆,应按步骤进行区分:第一步,相关公众以五常为关键字搜索,被控侵权商品出现在以五常为关键词的搜索结果中,足以使相关公众认为该商品与五常相关,但实际却与五常无关,足以导致部分相关公众错误识别商品来源而导致混淆。第二步,相关公众浏览被控侵权商品销售页面,销售页面中的商品名称包括非五常字样,一般消费者会阅读商品详细介绍,认识到该商品并非五常地区出产的大米,在确定该信息后决定是否下单购买,但也有部分消费者可能忽视商品名称中的非五常字样,未对该商品与五常进行区分,则相关公众可能会对商品来源产生混淆。

3、描述商品时使用包含作为关键词的他人商标,会使人认为涉案商品与关键词相关。虽然绿佳特公司在描述其商品时使用的是非五常字样,但非五常字样也包含了五常二字,非五常字样并不能破坏被控侵权商品与关键词五常的联系。

基本案情

五常市大米协会经商标局核准注册第1607996号五常WUCHANG及图证明商标和第5789043号五常大米证明商标,第1607996号五常及图证明商标,核定使用商品为第30类:大米、大米制品。第5789043号五常大米证明商标核定使用商品为第30类:大米。五常市大米协会于1999年10月10日制定五常大米证明商标使用管理规则》,规定了五常大米证明商标的使用条件与使用申请程序,五常大米证明商标的使用者需向五常市大米协会申请并进行审核。2012年4月27日,五常市大米协会在第30类大米上使用的五常WUCHANG及图商标被商标局认定为驰名商标。

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2020年8月19日,某知识产权服务有限公司天津分公司的委托代理人(下称代理人)在公证人员的监督下,使用该公证处的计算机和无线网络接入互联网,进入www.1688.com网站,显示该网站的开办单位为杭州阿里巴巴广告有限公司。在搜索栏输入五常,代理人进入搜索结果页面,点击页面中显示为农家新米东北大米非五常大米珍珠米东北小町2.5kg5斤包邮圆粒香米的商品,进入店铺名称为泰安市绿佳特食品有限公司的相关页面,对该商品进行浏览并购买2份。浏览该商品的页面显示该商品的标题名称为农家新米东北大米非五常大米珍珠米东北小町2.5kg5斤包邮圆粒香米,显示该商品30天内成交3068件。详细信息中显示该商品为粮多谷牌东北珍珠米,产地为吉林舒兰,地址为山东省泰安市泰山区。在该店铺内搜索五常文字,出现搜索结果17个,其中12个显示为包含非五常文字的大米商品,一个显示东北五常稻花香米舒兰大米等文字。该网站上对店铺的公司信息显示为泰安市绿佳特食品有限公司。同年8月26日,代理人收到其购买的被控侵权商品的快递包裹两个。后在一审中,法院当庭打开封存实物,塑料包装袋正面贴有标签,标签上印有粮多谷注册商标,商标下方竖向印有东北珍珠米字样,净含量2.5kg。下方左侧印有粮多谷注册商标及东北珍珠米字样,产地为吉林舒兰,生产商为绿佳特公司。

绿佳特公司是成立于2009年11月2日的有限责任公司,注册资本为500万元,经营范围为农副产品销售、初级农产品收购、食品经营、粮食加工食品生产等。该公司系www.1688.com网站上店铺为泰安市绿佳特食品有限公司的注册人,该店铺自2018年3月22日开始在该网络平台进行经营。阿里巴巴广告公司系www.1688.com网站经营者,阿里广告公司在收到诉状后,已要求绿佳特公司删除相关侵权信息。

五常市大米协会向山东省泰安市中级人民法院提出诉讼,请求判令绿佳特公司、阿里巴巴广告公司:1.立即停止侵权;2.赔偿五常市大米协会经济损失及合理开支共计15万元;3.负担本案诉讼费。

一审情况

一审法院认为:五常市大米协会系第1607996号五常WUCHANG及图证明商标和第5789043号五常大米证明商标的注册商标专用权人,上述两个注册商标均在有效期内,其注册商标专用权应受法律保护。判断被控侵权商品是否侵害了涉案两个注册商标的专用权,首先需要判断被控侵权商品中对于五常二字的使用是否属于商标性使用行为。本案被控侵权行为出现的情况是网络用户在www.1688.com网站上使用五常作为关键词进行搜索,在出现的搜索结果中包含有被控侵权商品。因此,此处的相关公众应为在www.1688.com网站上以五常为关键词进行搜索的相关公众,如果该部分相关公众认为对五常的使用具有区分服务来源作用,则该使用方式属于商标性使用。www.1688.com网站是阿里巴巴广告公司经营的批发采购平台网站,相关公众在使用该网站时往往具有较高的商品交易目的,且通过在搜索栏中输入商品的名称、商标、型号或厂家等商品特征词语在海量商品中检索相关的商品,以便进行选择。在www.1688.com网站中以五常作为关键词搜索商品,在搜索结果中出现商品均会被相关公众认为与五常相关,而五常二字并非商品名称、型号或厂家等商品特征词语,结合第1607996号五常WUCHANG及图证明商标和第5789043号五常大米证明商标的较高知名度,以及大米为百姓日常生活消费品的事实,将五常作为关键词搜索的相关公众,极有可能是意向购买该品牌大米的消费者,此时五常已起到识别商品来源的作用,属于商标性使用。虽然绿佳特公司在描述其商品时使用的是非五常字样,但非五常字样也包含了五常二字,在搜索结果页面中出现被控侵权商品正是因为其标题名称包括了五常二字,在相关公众进一步点击进入被控侵权商品的销售页面前,足以使其认为涉案商品与关键词五常相关,因此,非五常字样并不能破坏被控侵权商品与关键词五常的联系。

《中华人民共和国商标法》第五十七条第二项、第三项规定,未经商标注册人许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,容易导致混淆的,以及销售侵犯注册商标专用权的商品的行为,均属于商标侵权行为。本案中,被控侵权商品与五常市大米协会主张的两个注册商标核定使用的商品种类同为大米,属于同一种商品。五常系该两个证明商标中表明地理信息的部分,系该两个注册商标的核心部分。被控侵权商品使用的五常二字与五常市大米协会主张的两个注册商标的五常二字完全相同,均属于近似商标。相关公众在www.1688.com网站中以五常作为关键词搜索商品,在搜索结果中出现被控侵权商品,是否容易导致混淆,应当将相关公众在接触到被控侵权商品并购买的行为按步骤进行区分:第一步,相关公众以五常为关键字搜索到被控侵权商品;第二步,相关公众浏览被控侵权商品销售页面决定是否下单购买。在第一步中,被控侵权商品出现在以五常为关键词的搜索结果中,足以使相关公众认为该商品与五常相关,但实际却与五常无关,足以导致部分相关公众错误识别商品来源而导致混淆。在第二步中,被控侵权商品的销售页面中的商品名称包括非五常字样,一般消费者会阅读商品详细介绍,认识到该商品并非五常地区出产的大米,在确定该信息后决定是否下单购买,但也有部分消费者可能忽视商品名称中的非五常字样,未对该商品与五常进行区分,则相关公众可能会对商品来源产生混淆。

另一方面,五常市大米协会主张的两个注册商标为证明商标,属于是标识商品的原产地等特定品质的标识。五常市大米协会对五常大米品牌长期的宣传和使用,使得该品牌已具有较高的市场知名度。从表面上看,相关公众在做上述第二步时,对于被控侵权商品的来源有了明确的认识,但结合第一步可以看出,消费者是基于对五常大米的品牌及特定品质才进行的相关搜索,而绿佳特公司未经五常市大米协会的许可,将两个注册商标的主要呼叫部分五常在其商品名称上使用,构成了对两个注册商标的淡化,削弱了五常市大米协会两个注册商标的识别性和显著性。

综上,一审法院认为,绿佳特公司未经五常市大米协会许可,在被控侵权商品销售页面的商品名称中使用五常字样,侵犯了五常市大米协会的第1607996号五常WUCHANG及图证明商标、第5789043号五常大米证明商标的注册商标专用权,应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

对于赔偿数额问题,鉴于五常市大米协会未提交证据证明其因被侵权所受到的损失或绿佳特公司因侵权所获得的利益,一审法院综合考虑五常市大米协会主张的两个注册商标的知名度、绿佳特公司的主观过错、五常市大米协会为制止侵权所支付的合理费用等因素,酌情予以确定。具体而言,首先,五常市大米协会在本案中主张的两个注册商标在全国范围内具有一定的知名度,为进行本案诉讼,做了证据保全公证并聘请律师参与诉讼,支付了相应的费用;其次,被控侵权商品是由绿佳特公司生产、销售的,在该公司www.1688.com网站上开设的店铺内,搜索五常二字共搜索出17款商品,该店铺自2018年便开始经营,在五常市大米协会取证前,仅30天内便有3000余件被控侵权商品成交。综合上述因素,一审法院酌定由绿佳特公司赔偿五常市大米协会经济损失10万元及合理支出1万元。

一审法院判决:一、绿佳特公司立即停止生产、销售侵犯五常市大米协会第1607996号五常WUCHANG及图、第5789043号五常大米注册商标专用权的商品的行为;二、绿佳特公司于判决生效之日起十日内赔偿五常市大米协会经济损失10万元;三、绿佳特公司于判决生效之日起十日内赔偿五常市大米协会合理支出1万元;四、驳回五常市大米协会的其他诉讼请求

二审情况

泰安市绿佳特食品有限公司不服一审判决,向山东省高级人民法院提起上诉。请求:撤销一审判决,改判绿佳特公司不构成侵权无需承担赔偿责任或发回重审。理由为:1.一审判决认定绿佳特公司构成侵害商标专用权错误。第一,绿佳特公司使用非五常大米字样并非作为商标使用,不具有主观恶意;第二,网站搜索关键词并不是绿佳特公司决定的,不具有主观故意;第三,绿佳特公司的行为不会造成公众误认混淆;第四,五常市大米协会提供的公证书不具有合法性。2.如绿佳特公司构成侵权,赔偿数额过高。绿佳特公司销售数额很少,获利不多,一审判决认定在五常市大米协会取证前,仅30天内便有3000余件被控侵权商品成交是错误。实际上,绿佳特公司店铺的成交绝大部分是按照阿里巴巴广告公司的要求进行的刷单以提高知名度所致。

五常市大米协会辩称,一审判决认定事实清楚,适用法律正确,请求驳回绿佳特公司全部上诉请求。第一点上诉理由,五常市大米协会认为绿佳特公司使用的是五常标志而非非五常,所以上诉理由的前提就是错误的。第二点关于赔偿数额,一审判决参考涉案商标知名度涉案商品的成交数量等因素依法酌定的赔偿数额并无不当。

二审法院经审理,认为:

首先,绿佳特公司在涉案商品的销售页面中使用五常字样是否构成商标性使用。《中华人民共和国商标法》第四十八条规定,本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。本案中,www.1688.com网站是阿里巴巴广告公司经营的批发采购平台网站,相关公众在使用该网站时往往具有进行商品交易的目的,且通过在搜索栏中输入商品的名称、商标、型号或厂家等商品特征词语以在海量的商品中查询、检索、筛选相关的商品。在www.1688.com网站中以五常作为关键词搜索商品,在搜索结果中出现涉案商品,相关公众通常认为搜索结果中的商品均与五常相关。且五常并非商品名称、型号或厂家等商品特征词语,结合五常市大米协会主张的第1607996号五常WUCHANG及图证明商标和第5789043号五常大米证明商标的较高知名度以及大米商品为百姓日常生活消费品的事实,将五常作为关键词搜索的相关公众,是该品牌大米的潜在消费者,此时五常已起到识别商品来源的作用,属于商标意义上的使用。因此,绿佳特公司在www.1688.com网站上涉案商品的销售页面的商品标题名称为农家新米东北大米非五常大米珍珠米东北小町2.5kg5斤包邮圆粒香米,使用五常字样属于商标意义上的使用。

其次,根据《中华人民共和国商标法》第五十七条规定:有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:(二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标,容易导致混淆的;(三)销售侵犯注册商标专用权的商品的……本案中,案涉商品与五常市大米协会的第1607996号五常WUCHANG及图注册商标和第5789043号五常大米注册商标核定使用商品种类同属于大米,属于同一种商品。五常系案涉注册商标中表明地理信息的部分,系案涉商标的核心部分。涉案被控侵权商品使用的五常与五常市大米协会第1607996号五常WUCHANG及图注册商标的主要组成部分相同,两者属于近似商标。涉案商品使用的五常与五常市大米协会第5789043号五常大米注册商标的组成部分相同,主要呼叫相同,两者属于近似商标。

最后,五常市大米协会系第1607996号五常WUCHANG及图证明商标和第5789043号五常大米证明商标的注册商标专用权人,其商标权依法应予保护。绿佳特公司未经五常市大米协会许可,在涉案商品销售页面的商品标题名称中使用五常字样,容易导致混淆,虽然这种对服务来源的混淆在消费者被误导进入绿佳特公司的网上店铺之后可能就不存在了,但这些消费者仍有可能在绿佳特公司网上店铺内购买相关商品,绿佳特公司由此依靠五常市大米协会的商标中凝聚的商誉而获得了利益。绿佳特公司的被诉侵权行为将会对消费者的购买意向产生不良影响,并使五常市大米协会丧失应有的客户,因此绿佳特公司的被诉侵权行为侵害了五常市大米协会的第1607996号五常WUCHANG及图注册商标和第5789043号五常大米注册商标专用权。绿佳特公司虽不能主动设置www.1688.com网站中关键词与商品的跳转规则,但可以利用现有的关键词抓取规则设置标题名称中的关键词以出现在对应的搜索结果中。绿佳特公司辩称其使用非五常是对消费者进行明确的告知义务,虽然在商品名称中没有限制卖家对商品进行说明或告知,但名称设置不能侵犯他人合法权利,且在商品标题名称中嵌入他人商标以进行区分的告知义务并非商家的惯常做法且无必要性,故绿佳特公司该抗辩不能成立,本院不予采信。

本案中,绿佳特公司主张销售数额很少,获利不多,一审判决认定的赔偿金额过高,并提交了微信聊天记录及刷单相关凭据等截图作为其刷单依据。对此,二审法院认为,经营者对自己从事的经营活动应当负有一定的义务,承担一定的责任,经营者不能一方面在经营过程中,通过显示所谓虚假的销量和评价获得良好的声誉并吸引流量,引起社会公众的关注从而售卖更多的产品,获得更多的利益,而另一方面又在司法过程中,通过主张上述数额系虚假的,从而逃避应承担的责任。本案中,绿佳特公司提交的证据均为网页及微信截图打印件,五常市大米协会、阿里巴巴公司对其真实性、关联性均不予认可,因此刷单的主张不能成立,即使刷单真实,也仅是一笔刷单,不能证明绿佳特公司因侵权行为所获得实际利益。另外,五常市大米协会提交的淘宝网被控侵权商品的销量虽不能作为认定侵权获利的直接依据,但可以作为绿佳特公司销售额的参考。一审法院根据查明的事实,综合确定绿佳特公司赔偿五常市大米协会经济损失及合理开支共计11万元的数额并无不当。

最终,二审法院判决:驳回上诉,维持原判。

案例参考:山东省高级人民法院民事判决书(2021)鲁民终1664号

审校:冯迎萍

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